Руководство по регистрации товарных знаков в Великобритании

Перевод статьи «Manual of trade marks practice» опубликованной Офисом интеллектуальной собственности Великобритании от 23 августа 2018 с изменениями от 02 июля 2021 года.

Содержание.

1. Предварительная проверка заявки
1.1 Обязательные требования для получения даты регистрации заявки – глава 32(2) Закона о товарных знаках
1.2 Второстепенные требования для получения даты регистрации
1.2.1 Пользование или добросовестные намерения пользования – глава 32(3)
1.2.2 Регистрационный взнос и плата за класс – глава 32(4) и правила 5 и 13
1.2.3 Использование формы ТМ3 – правило 5
1.2.4 Заявка для уточнения класса – правило 8(2)
1.2.5 Адрес для вручения официальных документов
1.3 Работа с неполными/неправильно заполненными заявками
2. Другие вопросы или претензии, возникающие на стадии подачи новой заявки
2.1 Несоответствия в заявке
2.2 Тип знака
2.3 Обозначения знака
2.4 Рекомендации по типам знаков
2.4.1 Словесные знаки
2.4.2 Изобразительные знаки
2.4.3 3D знаки
2.4.4 Узорчатые знаки
2.4.5 Цветовые знаки
2.4.6 Звуковые знаки
2.4.7 Движущиеся знаки
2.4.8 Голографические знаки
2.4.9 Мультимедийные знаки
2.5 Серия
3. Заявитель
Физические лица
Компании/корпоративные организации
Партнерства
Другие некорпоративные организации (объединения без образования юридического лица)
Попечители
Зарегистрированные благотворительные организации

Новые заявки

1. Предварительная проверка заявки

Мы проверяем каждую заявку, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям к подаче, обозначенным в Законе и Правилах. Выполнение некоторых требований обязательно для получения даты регистрации заявки. Другие требования не влияют на дату регистрации заявки, но их выполнение необходимо, чтобы отправить заявку на проверку. Если требования выполнены, то дата регистрации – это дата, когда мы получили заявку. Если требования не выполнены, то датой регистрацией заявки будет считаться та дата, когда мы получим последний документ, подтверждающий правильность подачи заявки.

1.1 Обязательные требования для получения даты регистрации заявки – глава 32(2) Закона о товарных знаках

Заявка получает дату регистрации, как только выполнены все основные требования к подаче. Они следующие (пункты совпадают с пунктами раздела 32(2)):

a. запрос на регистрацию товарного знака.

Под запросом на регистрацию обычно подразумевается форма TM3, которая сама по себе является запросом на регистрацию. Однако если мы получим письмо, в котором четко указано, что это запрос на регистрацию товарного знака, его будет достаточно для выполнения данного требования.

b. имя и адрес заявителя.

Необходимо указать полное имя и адрес заявителя (который станет «владельцем» после регистрации знака). Имя заявителя – это правильное юридическое название (особенно в случае компаний), а не торговое название или стиль. Дальнейшие указания о соответствии определенных типов заявителей требованиям приведены в пункте 3.

c. описание товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация товарного знака.

Заявитель должен включить список или описание всех товаров и услуг (спецификацию), для которых использует или намерен использовать товарный знак. Не обязательно указывать номер класса для получения даты регистрации, однако, это обязательное требование для дальнейшего рассмотрения заявки. На данном этапе спецификация подробно рассматриваться не будет. Эксперт по товарным знакам проведет детальную экспертизу, но если спецификация не ясна, мы свяжемся с заявителем, чтобы уточнить детали.

d. обозначение товарного знака.

Необходимо предоставить обозначение товарного знака (или знаков в случае серии) в формате, требуемом при регистрации.

1.2 Второстепенные требования для получения даты регистрации

1.2.1 Пользование или добросовестные намерения пользования – глава 32(3)

Каждый заявитель должен либо пользоваться товарным знаком (или позволять кому-то пользоваться знаком с его согласия), либо иметь добросовестные намерения пользования в отношении запрошенных товаров или услуг. Соответствующее заявление-утверждение должно быть подписано заявителем или его представителем на бланке заявки.

1.2.2 Регистрационный взнос и плата за класс – глава 32(4) и правила 5 и 13

Заявитель должен оплатить обычный регистрационный взнос, который покрывает первый или единственный класс в заявке. Если требуются дополнительные классы, за каждый следующий класс взимается плата за класс. Поскольку данное требование не является обязательным для получения даты регистрации, оплату можно не слать одновременно с заявкой.

1.2.3 Использование формы ТМ3 – правило 5

Если мы получим запрос на регистрацию товарного знака, который соответствует всем обязательным требованиям для получения даты регистрации, то у заявителя будет один месяц, чтобы перенести данные в официальную форму TM3 или приемлемую копию этой формы (правило 3(2)) и вернуть ее нам.

1.2.4 Заявка для уточнения класса – правило 8(2)

В заявке необходимо указать класс в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, как указано в приложении 3 правил, к которым она относится. Данная информация используется, чтобы присвоить спецификации номер класса.

1.2.5 Адрес для вручения официальных документов

Заявители должны предоставить адрес для вручения официальных документов в Великобритании, Гибралтаре или на Нормандских островах.

1.3 Работа с неполными/неправильно заполненными заявками

Если какие-либо требования к подаче не соблюдены, мы отправляем заявителю письмо, в котором указываем причину, по которой заявка не принята, и даем один месяц на устранение недостатков. Данное письмо отправляется в соответствии с правилом 13 или 11 (в случае отсутствия адреса для вручения официальных документов в Великобритании).

Если недостатки не устранены в течение месяца, будет считаться, что заявка

  • не подавалась (если не соблюдены обязательные требования);
  • отозвана (если не соблюдены требования, не обязательные для получения даты регистрации).

Внимание: Течение срока в один месяц начинается с даты, когда мы отправляем письмо с перечислением недостатков; его нельзя продлить (правило 77).

2. Другие вопросы или претензии, возникающие на стадии подачи новой заявки

2.1 Несоответствия в заявке

Мы проверяем анкеты, чтобы убедиться в последовательности и логичности предоставленной информации. Самые распространенные ошибки:

  • количество знаков в серии отличается от количества предоставленных знаков;
  • расхождения между словами в обозначении знака и словами в анкете;
  • неточное притязание на приоритет (например, исходя из подачи предыдущих заявок в Великобритании);
  • заявление о том, что знак является сертификационным или коллективным знаком, при этом не выглядит таковым;
  • явные ошибки в знаке или спецификации; и
  • тип знака, если указан, не соответствует знаку.

Мы стараемся решить вопросы несоответствий в заявке с заявителем или его представителем по телефону в рамках службы поддержки клиентов. Однако ответственность за правильное заполнение заявки лежит на заявителе.

2.2 Тип знака

Тип знака должен быть присвоен каждой заявке. Он указывает на то, что хочет зарегистрировать заявитель. Кроме того, это административная мера, помогающая осуществлять поиск среди похожих знаков. Если тип знака из заявки непонятен, мы выясним вопрос до внесения информации в реестр заявок. Мы можем отклонить запросы заявителей на исправление данной информации на более позднем этапе.

Если заявка подается на серию знаков, тип знака следует выбрать такой, какой описывает самый сложный знак в серии.

Типы знака: Разрешенный формат файла

  • словесный знак Text
  • изобразительный знак JPEG, TIFF, GIF, PNG
  • 3D знак JPEG, TIFF, GIF, PNG, OBJ, STL, X3D
  • узорчатый знак JPEG, TIFF, GIF, PNG
  • цветовой знак JPEG, TIFF, GIF, PNG
  • звуковой знак MP3, JPEG, TIFF, GIF, PNG (нотная запись)
  • движущийся знак MP4, JPEG, TIFF, GIF, PNG
  • голографический знак JPEG, TIFF, GIF, PNG, MP4
  • мультимедийный знак MP4

2.3 Обозначения знака

Заявитель должен представить обозначение товарного знака, чтобы получить дату регистрации (раздел 32 (2)(d)). Знаки должны быть представлены в ясном, точном, автономном, легкодоступном, понятном, долговечном и объективном виде, чтобы компетентные органы и общественность могли с ясностью и точностью определить предмет защиты, предоставленный владельцу. В противном случае мы сообщим заявителю об этом как о недостатке.

Если поле обозначения не принимается, мы свяжемся с заявителем. У него будет месяц на то, чтобы подать допустимое обозначение. Если допустимое обозначение будет подано в течение месяца, то датой регистрации будет дата, когда мы получим обозначение, удовлетворяющее требованиям. Если имеющий недостатки знак является одним из серии знаков, заявителю в течение месяца будет отправлено распоряжение удалить знак, нарушающий требования. Тогда у заявки сохранится первоначальная дата регистрации.

Если знак, нарушающий требования, не будет удален, мы будем действовать так, как указано в пункте 1.3.

2.4 Рекомендации по типам знаков:

2.4.1 Словесные знаки

Словесный знак – это набранный на компьютере знак, состоящий из стандартных типографских букв или цифр. Знак следует подавать в стандартном макете и шрифте без каких-либо графических элементов, цвета или стилизации. Если знак не обладает вышеупомянутыми характеристиками, он будет считаться «изобразительным».

Примеры допустимых словесных знаков

Happy Valley To me 2 u
#purple elephant

2.4.2 Изобразительные знаки

Изобразительный знак может состоять только из изображения или комбинации словесных и изобразительных элементов. Знак считается изобразительным, если словесные элементы цветные или представлены нестандартными символами. Если знак представлен в цвете, он будет зарегистрирован в таких цветах. При подаче любых типов товарных знаков, кроме описанных в пункте 2.4.5, не нужно предоставлять письменное описание цветов, изображенных в товарном знаке в виде картинки или прибора (но см. пункт 2.3 о том, что знак должен быть доступным для восприятия). Если кодовые обозначения цветов включены в заявку, они будут зарегистрированы как такие, которые являются обозначением товарного знака.

Если знак представлен в черно-белых цветах, мы не будем рассматривать эти цвета как особенность знака. Если заявитель укажет обратное, то товарный знак впоследствии будет опубликован и зарегистрирован с указанием, что черный и белый являются особенностью данного товарного знака.
Изобразительные знаки

2.4.3 3D знаки

3D знак – это знак, представляющий собой трехмерный объект. Сюда входят обозначения контейнеров, упаковка, сам продукт или его внешний вид. Форма может иметь графическое или фотоизображение, или компьютерное 3D-изображение в OBJ, STL или X3D максимальным размером 20 Мб.

Обратите внимание! Если вы намерены использовать 3D знак как основу международной заявки,
то компьютерные изображения, анимационный дизайн и т.д. не считаются допустимыми обозначениями товарного знака по Мадридской системе. Мадридская система разрешает только знаки, имеющие графическое обозначение.

Если обозначение не является компьютерным изображением, у вас могут возникнуть проблемы с демонстрацией формы по виду спереди, т.к. непонятно является ли объект круглым (закругленным) или четырехсторонним. Если знак нельзя полностью представить в одной проекции, следует представить его в различных ракурсах (как правило, не более шести). Чем сложнее форма, тем больше вероятность того, что потребуется несколько ракурсов. Если речь идет о защите формы, которая понятна по одному ракурсу, то достаточно одного обозначения, хотя могут быть поданы и другие.
Если элементы, для которых запрашивается защита, понятны, то обычно нет необходимости подтверждать форму, которая выглядит одинаково в разных ракурсах. То же относится и к трехмерным знакам, включающим ярлыки/этикетки. Предполагается, что только те элементы, которые видны из обозначения, являются частью предмета. Не имеет значения, имеет ли контейнер другую этикетку на обратной стороне.

Заявители, которые регистрируют товарный знак 3D формы, должны указывать это в заявке. Если тип знака не указан и представлено обозначение в одном ракурсе, из которого непонятно, что знак имеет трехмерную форму, мы будем считать такое обозначение изобразительным товарным знаком.
3D знаки

2.4.4 Узорчатые знаки

Узорчатый знак – это товарный знак, который состоит исключительно из набора регулярно повторяющихся элементов.

Знаки должны быть представлены в виде репродукции, демонстрирующей знак, и детального описания природы регулярно повторяющихся элементов. Описание должно отражать обозначение, не выходя за его пределы. Если цвета составляют неотъемлемую часть знака, они могут быть указаны в описании.
Узорчатые знаки

2.4.5 Цветовые знаки

Цветовой знак – это товарный знак, который состоит исключительно из цвета или из комбинации цветов. Предметом защиты является оттенок или в случае нескольких цветов «систематическое расположение, в котором цвета связаны друг с другом заранее установленным и постоянным способом» (см. Heidelberger Bauchemie GmbH, дело ECJ C-49/02). Так, например, если знак состоит из цветов, имеющих различные способы применения, но всегда в виде полос, в обозначении знака должно говориться, что цвета (в соответствии с правильным определением) используются в виде полос с указанием порядка, в котором появляются цвета, например, синий, затем красный, затем зеленый.

Товарные знаки, которые состоят исключительно из одного или нескольких цветов, должны подаваться с письменным описанием цвета(-ов), например, темно-голубой и светло-зеленый в поле формы и указанием, что названия цветов используются согласно международно признанной системе соответствия цветов, например, Pantone®, Focoltone®, Munsell Color® или Toyo®.

Если товарные знаки состоят из цвета или цветов, нанесенных на товары или их упаковку, или другие коммерческие продукты, соответствующее описание должно быть включено как часть обозначения знака. Если цвет нанесен на всю или практически всю поверхность рассматриваемого предмета, заявления об этом будет достаточно. В других случаях может потребоваться изображение или диаграмма, чтобы идентифицировать область(-и) предмета, на которую(-ые) нанесен(-ы) цвет или цвета.

Если обозначение содержит другие элементы, например, слова, это не цветовой товарный знак как таковой, а изобразительный.
Цветовые знаки

2.4.6 Звуковые знаки

Звуковой знак – это товарный знак, который представляет собой только звук или звуки. К звуковым знакам может относиться музыкальное сопровождение или другие звуки, например, разговоры людей, пение или звуки зверей.

Звуковой знак должен подаваться в виде аудиофайла, воспроизводящего звук, за исключением мотивов или мелодий, которые могут быть представлены либо в виде аудиофайла, либо точной нотной записи. Аудиофайл должен быть в формате MP3, а его размер не должен превышать 2 Мб. Требования не допускают потоковую передачу звука или зацикливание. Аудиофайл можно подавать только в электронном виде. Мы не примем бумажную заявку вместе с физическим носителем типа флеш-накопителя.

Нотная запись может подаваться одним JPEG файлом или на одном листе А4. Под «точной нотной записью» понимается то, что обозначение должно включать все элементы, необходимые для интерпретации мелодии, то есть высоту, темп, слова (если есть) и т.д.
Подавая заявку на звуковые знаки с нотной записью, заявители должны четко указывать, что это звуковые знаки, иначе заявка будет рассматриваться, как если бы это был изобразительный знак.

Знаки, которые объединяют звуки и, например, движение, не считаются звуковыми и относятся к мультимедийным знакам.

Обратите внимание! Если заявка на получение звукового знака используется как основа международной заявки, британская заявка должна включать нотную запись, поскольку Мадридская система разрешает только знаки, имеющие графическое обозначение.
Звуковые знаки

2.4.7 Движущиеся знаки

Движущийся знак – это товарный знак, состоящий из или включающий в себя движение или смену положения элементов знака. Движущийся знак должен подаваться видеофайлом или серией последовательных эскизов, фиксирующих движение или смену положения. Видеофайл должен быть в формате MP4 и не должен превышать 8 000 кбит/с (килобит в секунду) и 20 Мб.

Что касается заявок с серией эскизов, то количество изображений практически не ограничено при условии, что все они помещаются в один файл JPEG или на один лист A4. Эскизы должны сопровождаться описанием знака, в котором говорится:

  • что изображено и что меняется;
  • сколько изображений входит в полную последовательность движения;
  • какой последовательный порядок изображений; и
  • что существует единая последовательность движений (не меняющаяся).

Такое описание должно соответствовать обозначению, не выходя за его пределы. Цвета в той мере, в которой они являются неотъемлемой частью знака, могут быть указаны в описании.
Описание знака не обязательно подавать, если знак представлен видеофайлом. Товарные знаки, которые объединяют движение со звуками, не считаются движущимися и относятся к мультимедийным знакам. Видеофайл может подаваться только в электронном виде. Мы не примем бумажную заявку вместе с физическим носителем типа флеш-накопителя.

Обратите внимание! Если заявка на получение движущегося знака используется как основа международной заявки, британская заявка должна включать серию эскизов вместе с описанием знака. Мадридская система разрешает только знаки, имеющие графическое обозначение.
Движущиеся знаки

2.4.8 Голографические знаки

Голографический знак – это товарный знак, который состоит из элементов с голографическим эффектом. Голографический знак подается видеофайлом или графическим или фотоизображением в ракурсах, необходимых, чтобы определить голографический эффект во всей его полноте.
Видеофайл должен быть в формате MP4 и не должен превышать 8 000 кбит/с (килобит в секунду) и 20 Мб. Видеофайл подается только в электронном виде. Мы не примем бумажную заявку вместе с физическим носителем типа флеш-накопителя. Количество ракурсов не ограничено при условии, что все они помещаются в один файл JPEG или на один лист A4.

Обратите внимание! Если заявка на получение голографического знака используется как основа международной заявки, британская заявка должна включать графические или фотоизображения. Мадридская система разрешает только знаки, имеющие графическое обозначение.
Голографические знаки

2.4.9 Мультимедийные знаки

Мультимедийный знак – это товарный знак, который состоит из или распространяется на комбинацию изображения и звука. Термин «распространяется на» означает, что знак может включать другие элементы, в том числе, помимо изображения и звука, слова, изобразительные элементы и ярлыки/этикетки.

Мультимедийный знак подается в виде аудиовизуального файла, содержащего изображение и звук, только в электронном виде. Мы не примем бумажную заявку вместе с физическим носителем типа флеш-накопителя. Аудиовизуальный файл должен быть в формате MP4 и не должен превышать 8 000 кбит/с (килобит в секунду) и 20 Мб.

Обратите внимание! Заявка на мультимедийный знак не может быть основой международной заявки, поскольку Мадридская система разрешает только знаки, имеющие графическое обозначение.

2.5 Серия

Можно подать заявку на серию знаков. Под серией знаков понимается ряд товарных знаков, которые похожи друг на друга по своим существенным характеристикам и отличаются только несущественно, что не влияет на идентичность товарного знака. Заявка может включать не более шести знаков. Первый и второй знаки включены в регистрационный взнос, все дополнительные знаки оплачиваются отдельно.

Чтобы серия была принята, знаки должны:

  • выглядеть одинаково;
  • звучать одинаково;
  • иметь одинаковое значение.

Отличия должны быть минимальными.

3. Заявитель

Зарегистрированный товарный знак и заявка на регистрацию являются частной собственностью (разделы 22 и 27). Это значит, что заявитель должен быть физическим или юридическим лицом, которое может владеть имуществом от своего имени.

Если у нас возникнут сомнения в отношении юридического статуса заявителя, мы можем запросить подтверждение того, что заявитель имеет право на владение имуществом. Если заявка подается от имени некорпоративной ассоциации, важно помнить, что ассоциация как таковая может не иметь права владеть заявкой или товарным знаком (если только ассоциация не является партнерством; тогда это могут делать только определенные лица, действующие в качестве попечителей ассоциации).

Аналогичным образом, заявка от имени некорпоративного благотворительного фонда должно подаваться попечителями. Заявка от лица, именующего себя «трастом» или «клубом», может потребовать разъяснений.

Мы руководствуемся следующими рекомендациями при рассмотрении вопроса о том, ставить ли под сомнение правовой статус заявителя:

Физические лица

Заявитель должен указать свое полное имя. Например, если заявителя зовут Джон Смит, он должен указать это в форме. Недостаточно написать просто Джон или Дж. Смит, иначе заявка будет отправлена на доработку.

Компании/корпоративные организации

Компания в какой бы то ни было форме, то есть бизнес, зарегистрированный в качестве юридического лица, отличного от его членов или директоров, может владеть собственностью от своего имени. Необходимо указать полное название компании, включая любые суффиксы.

Например, в случае с британской закрытой акционерной компанией название должно указываться с «LTD» или «Limited», то есть если компания зарегистрирована в Реестре британских юридических лиц как «Team 1 LTD», именно это название необходимо указать в заявке. Недостаточно написать только «Team 1», иначе заявка будет отправлена на доработку.

Партнерства

Партнерства (включая партнерства с ограниченной ответственностью, партнерства, работающие по соглашению, и партнерства по желанию) могут быть указаны как заявители. Если заявитель является партнерством, это необходимо указать в заявке после названия партнерства, например, «Boggles (партнерство)».

В случае партнерства по желанию, необходимо перечислить партнеров, входящих в партнерство, поскольку (при отсутствии соглашения) юридическое лицо владельца будет меняться каждый раз, когда меняется партнер.

Другие некорпоративные организации (объединения без образования юридического лица)

Другие некорпоративные организации, например, коммерческие наименования, не имеют права владеть собственностью от своего лица.

Попечители

Если заявка заполняется попечителем или попечителями от другого лица (или лиц), в реестр будет вводиться только имя попечителя. Это связано с тем, что раздел 26 запрещает вносить исключительно права бенефициара. Соответственно, в реестре будет только имя юридического владельца товарного знака, даже если бенефициарным владельцем является другое лицо или организация.

Более того, так будет даже в том случае, если бенефициарным владельцем является лицо, которое имеет право владеть собственностью от своего имени. Таким образом, если предполагается, что товарный знак должен находиться во владении на праве доверительной собственности в пользу кого-то, кто не является законным владельцем, то в качестве заявителя нужно указывать законного владельца (попечителя), а не бенефициарного владельца.

Зарегистрированные благотворительные организации

Тот факт, что организация является зарегистрированной благотворительной организацией, не обязательно дает ей право владеть собственностью. Может понадобиться другое юридическое лицо, прежде чем она получит право владения собственностью. Однако регистратор примет заверения от заявителя, что зарегистрированная благотворительная организация имеет статус, необходимый для владения собственностью от своего имени.

Отправить комментарий